２０１７年第６期 （总第１２９期） 黑龙江省政法管理干部学院学报 Ｎｏ．６ ２０１７ Ｊｏｕｒｎａｌ ｏｆ Ｈｅｉｌｏｎ￣ｉａｎｇ Ａｄｍｉｎｉｓｔｒａｔｉｖｅ Ｃａｄｒｅ Ｃｏｌｌｅｇｅ ｏｆ Ｐｏｌｉｔｉｅｓ Ａｎｄ Ｌａｗ （Ｓｕｍ Ｎｏ．１２９） 虚构企业名称商标权保护问题研究 王志南 （华东政法大学，上海２０００４２） 摘要：随着文化产业的不断繁荣发展，日趋激烈的市场竞争驱使部分厂商在未经创作者允许的情况下，擅自使用他人虚 构企业名称来推销自己的产品或服务，更有甚者还直接进行商标注册申请。这不仅使得创作者的合法财产权蒙受巨大损失， 同时消费者权益也将遭到损害。为此，有必要从我国《商标法》的相关规定着手，结合美国法院的最新判例发展，探究此种行 为的法律性质，并提出相应解决方案。 关键词：虚构企业名称；商标法；在先权益 中图分类号：Ｄ９１４．３ 文献标志码：Ａ 文章编号：１００８—７９６６（２０１７）０６—００５２—０３ 法企业共同承担商业风险 。因此，擅自使用虚构企业名称 一、问题的提出 的行为应当受到法律禁止。本文将结合美国的这一最新判 例与国内外相关立法，集中解决以下几个问题： （１）虚构企业名称能否受到商标法保护？ ２０１７年１月１１日，美国德克萨斯州南区法院对Ｖｉａｅｏｍ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ，Ｉｎｃ．ｖ．ＩＪＲ Ｃａｐｉｔａｌ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ，ＬＬＣ一案作出 （２）虚构企业名称是否具有造成消费者混淆的可能性？ （３）我国目前如何针对虚构企业名称进行商标保护？ 如果能够解决好上述一系列问题，将进一步明确虚构企 业名称的法律性质，对我国虚构角色形象保护制度的完善也 将大有启发。 判决，判定被告侵犯Ｖｉａｃｏｍ公司的商标权。此案争议商标 Ｔｈｅ Ｋｒｕｓｔｙ Ｋｒａｂ（中文译名：蟹堡王）是知名动画ＳｐｏｎｇｅＢｏｂ ＳｑｕａｒｅＰａｎｔｓ（中文译名：海绵宝宝）中一处虚构餐厅的名称， 同时也是动画剧情展开的主要场景之一。原告Ｖｉａｃｏｍ公司 系该动画的分销商，且该节目在其子公司Ｎｉｃｋｅｌｏｄｅｏｎ进行 播送。尽管原告曾将Ｔｈｅ Ｋｒｕｓｔｙ Ｋｒａｂ标识用于动画周边产 品上，但却未曾将其进行商标注册。２０１４年ｌ２月３日，被告 二、虚构企业名称商标侵权分析 在美国，原告若想依据兰姆法提起商标侵权诉讼，就必 ＵＲ提交商标注册申请，欲将Ｔｈｅ Ｋｒｕｓｔｙ Ｋｒａｂ申请用于餐饮 服务，并作为某家餐厅的名称④。 Ｖｉａｃｏｍ公司曾于２０１５年１１月向ＵＲ发出警告函，要求 须证明：（１）其拥有一个有效的商标；（２）被告对其商标的使 用会造成消费者对于商品服务来源、关联关系或赞助关系的 混淆可能性。虚构企业名称与其他商标侵权的判断标准并 无二致，本案法院同样从这两方面着手进行审判。 （一）虚构企业名称能受到商标法保护 商标侵权诉讼中，原告必须首先证明其拥有一个有效商 标。尽管在美国专商局注册的商标可推定具有有效性，但第 ｔｌＲ更换餐厅名称，避免在其餐厅中使用任何与ＳｐｏｎｇｅＢｏｂ ＳｑｕａｒｅＰａｎｔｓ有关的标识，同时要求ＩＪＲ撤销其商标注册申 请。ＪＪＲ随即作出回应，对Ｖｉａｃｏｍ认为存在消费者混淆可能 的观点予以否认，并表示拒绝停止使用Ｔｈｅ Ｋｒｕｓｔｙ Ｋｒａｂ。于 是，Ｖｉａｃｏｍ公司在２０１６年１月２９日提起诉讼。法院经审理 认为，Ｔｈｅ Ｋｒｕｓｔｙ Ｋｒａｂ属于普通法意义上的商标，应当受到 法律保护，判定被告侵犯Ｖｉａｃｏｍ商标权。 事实上，盗用虚构企业名称的行为利用了该名称在公众 五巡回法院已明确商标所有权是通过在市场中的使用取得 而非注册取得②。因此，在先使用者有权禁止他人使用相同 商标或欺骗性地使用类似商标。本案中，法院需考虑以下两 中的影响力，使消费者对这一虚构企业形象的喜爱波及于商 品或服务之上，从而大大增加其销售量。这种行为不仅侵害 了虚构企业名称创作者的合法财产权益，同时更迫使其与违 收稿１３期：２０１６—０５—２７ 个问题：（１）动画剧中的虚构元素能否受到商标法保护；（２） ｈｅＴ Ｋｒｕｓｔｙ Ｋｒａｂ是否符合商标显著性标准。 作者简介：王志南（１９９４一），男，浙江永嘉人，２０１６级知识产权专业硕士研究生。 ①参见Ｕ．Ｓ．Ｔｒａｄｅｍａｒｋ Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ Ｓｅｉｒｌａ Ｎｏ．８６４７０４７７（ｆｉｌｅｄ Ｄｅｃ．３，２０１４）。 ②参见Ｓｍａｃｋ Ａｐｐａｒｅｌ，５５０ Ｆ．３ｄ ａｔ ４７５。 ・５２・ １．作品虚构元素的可商标性 地区法院首先就明确，商标保护可延及一部成功电视剧 中的特定元素，其中包括公众能直接与原告相关联的标识、 较大的混淆。因此，法院在判断“混淆可能性”时，就必须将 消费者在市场中实际感知、接触商标时所处的环境背景考虑 进去④。 一设计元素与文字。 而最具代表性的判例就是，美国法院曾认 定“Ｋｒｙｐｔｏｎｉｔｅ”（氪石，超人系列中的虚构放射性化合物）和 “Ｄａｉｌｙ Ｐｌａｎｅｔ”（行星日报，超人工作的虚构报纸）等虚构词汇 般，在先商标的强度越强，消费者越容易认为在后商 标的商品或服务来源于在先使用者。由于Ｔｈｅ Ｋｒｕｓｔｙ Ｋｒａｂ 通过次要含义获得显著性，其通常具有很强的市场强度。同 都基于使用而成为了普通法意义上的商标。原因主要在于， 这些虚构词汇是超人故事的主要部分，同时常年定期出现在 官方授权商品上 Ｊ。本案中，Ｔｈｅ Ｋｒｕｓｔｙ Ｋｒａｂ是动画剧 ＳｐｏｎｇｅＢｏｂ ＳｑｕａｒｅＰａｎｔｓ中的关键元素，曾出现在多达１５０余 集动画、主题电影、音乐剧和授权消费商品中。因此，法院认 为Ｔｈｅ Ｋｍｓｔｙ Ｋｒａｂ这一标识，作为ＳｐｏｎｇｅＢｏｂ ＳｑｕａｒｅＰａｎｔｓ节 时，原被告双方的商标无论在拼写上还是在发音上都完全相 同，包括使用“Ｋ”代替“Ｃ”的这一非常规拼写方式。地区法 院还查明一至关重要的事实，尽管Ｖｉａｃｏｍ将Ｔｈｅ Ｋｒｕｓｔｙ Ｋｒａｂ 作为蟹老板所经营的海底虚构餐厅名称，但双方都在餐饮服 务上使用该商标。当消费者看到Ｖｉａｃｏｍ或ＩＪＲ的标识时，都 可能会联想到一家餐厅，且可能会错误地认为／ＪＲ所经营的 目中反复出现的元素，能够获得商标法保护。 ２．作品虚构元素的显著性判断标准 若想获得商标保护，法院必须认定该符号或词语具有固 有显著性或通过次要含义（ｓｅｃｏｎｄａｒｙ ｍｅａｎｉｎｇ）获得显著 性②。如果商标被发现是通用名称或描述性词汇又缺乏次要 含义，法院可以认定其无效＠。Ｖｉａｅｏｍ认为Ｔｈｅ Ｋｒｕｓｔｙ Ｋｒａｂ 符合这两个显著性测试标准。因为其并未暗示或描述Ｖｉａ－ ｅｏｍ所提供的产品和服务，且不是电视和娱乐服务所固有的 词汇。同时，法院通过以下七个因素来测试商标是否具有次 要含义：（１）商标或商业外观的使用长度和方式；（２）销售 量；（３）广告的数量和方式；（４）商标或商业外观在报纸和杂 志中的使用性质；（５）消费者调查证据；（６）消费者直接证 词，以及（７）被告人复制商标的意图 。法院最终采纳Ｖｉａ－ ｃｏｎ的意见，认定Ｔｈｅ Ｋｒｕｓｔｙ Ｋｒａｂ通过获得次要含义来满足 显著性判断标准。 原告Ｖｉａｃｏｍ为此提供了充分证据支持，其总结了十一 季ＳｐｏｎｇｅＢｏｂ ＳｑｕａｒｅＰａｎｔｓ，并将其中出现Ｔｈｅ Ｋｒｕｓｔｙ Ｋｒａｂ餐 厅、老板Ｍｒ．Ｋｒａｂｓ和特色菜单Ｋｒａｂｂｙ Ｐａｔｔｙ的剧集进行突出 显示。同时，Ｖｉａｅｏｍ为证明其品牌覆盖面，还提交了包括官 网浏览量、主题电影总收入和有关Ｔｈｅ Ｋｍｓｔｙ Ｋｒａｂ的授权商 品广告在内的诸多证据。然而，ＩＪＲ并不否认Ｖｉａｃｏｍ在动画 剧中使用Ｔｈｅ Ｋｒｕｓｔｙ Ｋｒａｂ。相反，他认为Ｖｉａｃｏｍ并没有将 ｈＴｅ Ｋｒｕｓｔｙ Ｋｒａｂ作为商标进行使用，同时该虚构企业名称也 并不标示产品来源。但是，在没有向法院提供直接分析或具 体细节的情况下，法院并未采纳ＩＪＲ的观点，最终认定Ｔｈｅ Ｋｒｕｓｔｙ Ｋｒａｂ具有显著性。 （二）消费者混淆可能性的判断 商标侵权分析的第二步是确定被告的行为是否会造成 消费者对于商品服务来源、关联关系或赞助关系的混淆可能 性。法院在认定混淆可能性时将考虑以下因素：（１）原告商 标强度；（２）两个商标间设计的相似性；（３）产品或服务的相 似性；（４）零售商和买家的身份；（５）所使用的广告媒体的相 似性；（６）被告的意图；（７）实际混淆的证据，以及（８）潜在购 买者应有的注意程度 Ｊ。“混淆可能性”指的是一种可能性 ①参见Ｗａｒｎｅｒ Ｂｒｏｓ，６５８ Ｆ．２ｄ ａｔ ７８。 ②参见Ａｍａｚｉｎｇ Ｓｐａｃｅｓ，６０８ Ｆ．３ｄ ａｔ ２３７。 ③参见１５ Ｕ．Ｓ．Ｃ．§１１１９。 ④参见Ｈｏｕｓｅ ｏｆ Ｖａｃｕｕｍｓ，３８１ Ｆ．３ｄ ａｔ ４８５。 餐厅是由官方授权的餐厅。而就因素（４）（５），地区法院采 纳了Ｖｉａｃｏｍ的意见，认定其销售对象和广告形式可能与ＩＪＲ 的目标区域和客户群体有所重叠。 关于被告意图，虽然ＩＪＲ是否故意复制Ｖｉａｃｏｍ的标识以 搭Ｖｉａｃｏｍ声誉便车的事实尚不清楚，但有证据表明ＩＪＲ在提 交商标申请前就已知道Ｔｈｅ Ｋｒｕｓｔｙ Ｋｒａｂ。ＩＪＲ曾对Ｔｈｅ Ｋｒｕｓｔｙ Ｋｒａｂ进行过网络搜索，并在动画剧ＳｐｏｎｇｅＢｏｂ ＳｑｕａｒｅＰａｎｔｓ中看过该标识的图片。第五巡回法院认为，善意 并非商标侵权的免责事由。因为如果潜在消费者已被混淆， 再多的善意也无法使混淆人数变少 。然而，即使再少的恶 意也能推定侵权。因为很少有被告会主动承认存在不正当 动机，法院只能从事实情况和相关证据中推断恶意。因此， ＩＪＲ具有为制造混淆可能性而故意使用该商标的意图。 同时，Ｖｉａｃｏｍ还聘请专家进行全国消费者调查，以此评 估来源混淆和品牌关联。调查结果表明，在希望光顾餐厅的 受访者中有３８％的人会将Ｖｉａｃｏｍ及其品牌与经营、关联、授 权或赞助Ｔｈｅ Ｋｍｓｔｙ Ｋｒａｂ餐厅者相联系。同时，地区法院考 虑到调查受访者包括有光顾餐厅意愿的人符合“典型买方普 遍谨慎”（ｔｙｐｉｃａｌ ｂｕｙｅｒｓ ｅｘｅｒｃｉｓｉｎｇ ｏｒｄｉｎａｒｙ ｃａｕｔｉｏｎ）的例子。 因此，法院认定该专家报告能够证明存在混淆可能性。 综上，美国德克萨斯州南区法院认定虚构企业名称Ｔｈｅ Ｋｒｕｓｔｙ Ｋｒａｂ具有显著性，是普通法意义上的商标，且被告的 行为具有导致消费者混淆的可能性，最终判定被告／ＪＲ侵犯 原告Ｖｉａｃｏｍ虚构企业名称的商标权。 三、我国虚构企业名称商标保护模式的 完善 事实上，作品中的虚构企业是一类特殊的虚构角色形 象，而虚构企业名称也可因此归属为一类特殊的作品角色名 称。一般未进行商标注册的作品角色名称仅能指代作品中 的人物形象，而无具体的商品或者服务类别。但是，虚构企 业名称却能指向一类特定商品或服务类别。这在判断消费 者混淆可能性时，相较一般作品角色名称，具有着极为特殊 ・５３・ 的优势。因此，在研究我国虚构企业名称商标保护时，应结 合作品角色名称的保护模式进行分析，但需同时注意其中细 微的差别之处。 著作权保护期限内的作品，如果作品名称、作品中的角色名 称等具有较高知名度，将其作为商标使用在相关商品上容易 导致相关公众误认为其经过权利人的许可或者与权利人存 在特定联系，当事人以此主张构成在先权益的，人民法院予 以支持。 （一）《中华人民共和国商标法》保护模式的优劣 １．《商标法》保护模式的优势 在我国，作品名称、角色名称因无法体现完整的文学艺 术作品内容，往往很难成为著作权法意义上的作品，从而不 能独立于原作品获得著作权法的保护。但是，具有较高知名 将虚构企业名称作为商标使用在相关商品上，很容易导 致相关公众误认为其经过原作品权利人的许可或者与原作 品权利人存在其他特定联系。《规定》第２２条以构成在先权 益而直接禁止未经许可擅自使用虚构角色名称的行为，更加 全面地保护了权利主体的商业价值，这无疑是我国司法领域 度的作品名称、角色名称凝结着权利人大量的智力创作与劳 动结晶。权利人可以通过宣传、推广与使用，开发各种周边 产品，从中获得巨大商业利益。这项财产性权益无疑应当受 对虚构企业名称保护的重大突破。《规定》第２２条的实施回 到法律保护。因此，商标法在一定程度上能够弥补著作权法 的不足，一些不能独立存在的作品角色名称，恰恰能够获得 归了我国《商标法》的应有之义，在激励社会创新的同时，避 免相关公众产生联想而造成混淆与误认的可能。事实上，我 商标法的保护。对于虚构企业名称而言，可以引入商标法给 予更为全面与充分的保护。 ２．《商标法》保护模式的缺陷 我国商标制度目前采用注册确权原则，但在司法实践 中，却鲜有作者主动将其作品中的虚构企业名称进行商标注 册。如果这类商标被他人恶意抢注或使用而不加以禁止，投 机者坐收渔翁之利，显然违背诚实信用原则。但是目前，《商 标法》能够给予未进行商标注册的虚构企业名称的保护非常 有限。 根据《商标法》第３２条规定，申请商标注册不得损害他 人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经 使用并有一定影响的商标。该条为保护虚构企业名称提供 了重要的法律依据，系对禁止他人进行恶意抢注的总括性规 定。实际上，《商标法》要求创作者只有在自己或许可他人将 其创作的虚构企业名称进行商业化使用，且已具有较高知名 度、为广大消费者所周知，从而在具体案件中，被认定为驰名 商标时，才能获得《商标法》第１３条第二款对未注册驰名商 标在相同或类似商品上不予注册并禁止使用的法律保护。 同时，我国《商标法》第１５条尽管不再要求未注册商标具有 一定影响或较高知名度，但是却对商标申请人与权利人间的 关系提出了较为严苛的要求。因此，《商标法》并不能给予未 进行商标注册的虚构企业名称以十分完善的保护。 根据我国《商标法》第５７条第二款规定，就算对于已经 注册商标的虚构企业名称，权利人也仅能限制他人在与自己 注册类别相同或类似的商品上使用相同或近似商标。倘若 不法商家有心将虚构企业名称商业化使用在不相同或不相 类似的商品领域中，此类行为将无法得到《商标法》的有效规 制。因此，《商标法》同样不能向已注册商标的虚构企业名称 提供全面保护。 （二）最高人民法院规定最新保护模式的突破 《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问 题的规定》（公开征求意见稿）第１７条在对作品名称、角色名 称的保护方面做出了重大突破，首次在普遍适用的法律文件 中明确提及和保护作品角色名称，极大方便了权利人对其不 构成独立作品的角色名称的保护 。《最高人民法院关于审 理商标授权确权行政案件若干问题的规定》（下称《规定》） 于２０１７年１月１０日正式公布，在第２２条中明确规定，对于 ・５４・ 国在司法实践中对于虚构角色名称的保护早有先例。特别 是在“邦德００７ ＢＯＮＤ”商标复审案件中，北京高院就明确， 虚构角色名称的知名度是权利主体丹乔公司创造性劳动的 结晶，知名角色名称带来的商业价值和商业机会应当作为丹 乔公司投入大量劳动和资本的所得，并作为在先权利得到保 护。这也与《规定》第２２条不谋而合。同时在司法实践中， 就如何判断虚构企业名称知名度与相关公众混淆可能性的 问题，可以适当借鉴美国判例的审查标准，更进一步对我国 虚构企业名称商标保护制度作出完善。 四、结语 随着文化产业如雨后春笋般不断涌现，虚构企业名称上 所承载的巨大商业价值将越来越受到人们的关注。商标作 为企业无形资产中最有力的竞争手段，权利人依托于虚构企 业名称上的经济利益应当受到法律全面的保护。无论是美 国严格的商标权保护制度，还是中国《规定》对于传统《商标 法》明确与突破的在先权益制度，尽管保护模式上略有不同， 但是捍卫虚构企业名称无形财产利益的观念已在世界范围 内达成共识。因此，继续完善作为一类特殊角色名称的虚构 企业名称的法律保护将是我国立法、执法、司法的必然趋势。 参考文献： ［１］周蕾．虚构角色的反不正当竞争法保护［Ｊ］．中华商标， ２００１，（１０）． ［２］ＤＣ Ｃｏｍｉｃｓ ｖ．Ｋｒｙｐｔｏｎｉｔｅ Ｃｏｒｐ．，３３６ Ｆ．Ｓｕｐｐ．２ｄ ３２４， ３３２（Ｓ．Ｄ．Ｎ．Ｙ．２００４）． ［３］Ｔｅｓｔ Ｍａｓｔｅｒｓ Ｅｄｕｃ．Ｓｅｒｖｓ．，Ｉｎｃ．ｖ．Ｒｏｂｉｎ Ｓｉｎｇｈ Ｅｄｕｃ．Ｓｅ— Ｉ＂ＶＳ．，Ｉｎｃ．，７９９ Ｆ．３ｄ ４３７，４４５（５ｔｈ Ｃｉｒ．２０１５）． ［４］Ａｍ．Ｒｉｃｅ，Ｉｎｃ．ｖ．Ｐｒｏｄｕｃｅｒｓ Ｒｉｃｅ Ｍｉｌｌ，Ｉｎｃ．，５１８ Ｆ．３ｄ ３２１，３２９（５ｔｈ Ｃｉｒ．２００８）． ［５］Ｆｕｊｉ Ｐｈｏｔｏ Ｆｉｌｍ Ｃｏ．，Ｉｎｃ．ｖ．Ｓｈｉｎｏｈａｒａ Ｓｈｏｊｉ Ｋａｂｕｓｈｉｋｉ Ｋａｉｓｈａ，７５４ Ｆ．２ｄ ５９１，５９６（５ｔｈ Ｃｉｒ．１９８５）． ［６］李策．虚构角色商品化权法律保护研究［Ｄ］．北京：北京 外国语大学，２０１５． ［责任编辑：刘庆］